Het HvJ bevestigt dat de doctrine van ’Manufacturing Fiction’ gewoon sciencefiction was. In-transitgoederen mogen op grond van Verordening (EG) 1383/2003 niet anders worden behandeld dan goederen waarop de verordening niet van toepassing is. De Douane kan echter de vrijgave van in-transitgoederen tegenhouden of opschorten wanneer zij vermoedens hebben dat dergelijke goederen in feite voor de EU-markt bestemd zijn. Dergelijke vermoedens kunnen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het feit dat de afzender niet kan worden geïdentificeerd, of dat de afzender commerciële bedoelingen verhult.
Achtergrond
Op grond van Verordening (EG) nr. 1383/2003 (“de verordening grensmaatregelen”) heeft de douane in de EU-lidstaten het recht om op te treden bij het aantreffen van goederen die de buitengrenzen van de EU overschrijden en waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Op voorwaarde dat dergelijke vermoedens van een inbreuk bestaan, kan de Douane de vrijgave van de goederen vasthouden of opschorten, ongeacht of de zending alleen in doorvoer of overlading is via het douanegebied van de EU (artikel 1, lid 1). Bij het bepalen of goederen redelijkerwijs kunnen worden vermoed dat ze inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten (IER’s), is het recht van de lidstaat waar de goederen worden aangetroffen, van toepassing. Dit omvat de EU-verordeningen met materiële bepalingen die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, evenals de nationale wetten van de lidstaten, die op hun beurt in overeenstemming moeten zijn met de EU-harmonisatierichtlijnen, waar die bestaan.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) heeft meermaals geoordeeld dat de enkele doorvoer van goederen door de EU geen merk- of modelinbreuk kan opleveren op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening, de merkenrichtlijn, de Gemeenschapsmodellenverordening en de modellenrichtlijn. Het Hof is van oordeel dat doorvoer geen afbreuk doet aan het voorwerp van merk- en modelrechten, omdat het alleen bestaat uit het loutere vervoer van goederen en geen gebruik van het uiterlijk van het beschermde model of het op de markt brengen van het handelsmerk inhoudt. goederen.
Alleen wanneer de merk- of modelhouder kan aantonen dat de waren onderworpen zijn geweest aan een handeling die noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat ze in de EU in de handel worden gebracht, worden zijn exclusieve rechten aangetast. De bewijslast voor het bewijzen van inmenging moet liggen bij de rechthebbende die de inmenging beweert.
Sommigen waren echter van mening dat “de verordening grensmaatregelen” een “fabricagefictie” bevatte, waarbij goederen die door de douane aan de buitengrenzen van de EU werden tegengehouden, voor de vaststelling van hun inbreukmakende karakter in alle gevallen moesten worden beschouwd als zijn geproduceerd in de lidstaat van de douaneactie. Daarom werd in gevallen waarin de verordening van toepassing was, geoordeeld dat de bovenstaande jurisprudentie van het HvJ-EU, volgens welke het enkele vervoer van goederen niet moet worden beschouwd als een merk- of modelinbreuk, tenzij in die gevallen waarin de rechthebbende kon aantonen dat de goederen uiteindelijk in de EU zouden worden verkocht, niet relevant: alle goederen die onder het toepassingsgebied van de verordening vallen, moesten gewoon bij wijze van juridische fictie worden beschouwd als goederen die zijn geproduceerd in de lidstaat waar de douaneactie heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld lange tijd het standpunt geweest dat door de Nederlandse rechtbanken werd verdedigd; de fictie werd echter een tijdlang ook toegepast in andere lidstaten, zoals Duitsland en – recentelijk weer – Denemarken.
De theorie van “manufacturing fiction” is in wezen ontwikkeld op grond van artikel 6, lid 2, onder b), van Verordening 3295/94. Deze bepaling is nu overgebracht naar de achtste overweging van Verordening 1383/2003, die bepaalt dat:
“Procedures die worden gestart om te bepalen of een intellectueel-eigendomsrecht is geschonden krachtens het nationale recht, zullen worden gevoerd met verwijzing naar de criteria die worden gebruikt om vast te stellen of in die lidstaat geproduceerde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten […].”
Het HvJ-EU zelf heeft op een gegeven moment misschien enige eer gegeven aan de doctrine van “manufacturing fiction”.
In zijn arrest in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 weerlegde het HvJ-EU de theorie van “manufacturing fiction”.
De aan het HvJ-EU gestelde vragen
In Philips had de Belgische douane een zending Chinese scheerapparaten aangehouden, die was aangegeven onder een tijdelijke invoerregeling zonder vermelding van een land van bestemming, en verdacht werd van inbreuk op de auteursrechten en geregistreerde modelrechten van Philips. Philips vorderde een uitspraak van de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg dat haar intellectuele eigendomsrechten waren geschonden, op basis van de “manufacturing fiction” die naar de mening van Philips de bewijslast omzeilde dat de betrokken goederen in de Unie zouden worden verhandeld – een voorwaarde die in beginsel onvermijdelijk is voor de handhaving van modelrechten in de EU. Het Hof van Antwerpen heeft een prejudiciële vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie.
In Nokia had de Britse douane een zending mobiele telefoons tegengehouden in tr
ansit van China tot Columbia. Nokia heeft de douane laten weten dat ze namaak waren. UK Customs antwoordde dat zij, in het licht van de jurisprudentie van het HvJ-EU over doorvoer, moeilijk kon begrijpen hoe goederen kunnen worden nagemaakt in de zin van de verordening grensmaatregelen, tenzij er aanwijzingen zijn dat ze naar de EU-markt zouden kunnen worden omgeleid. Bij gebrek aan dergelijk bewijs, zei de Douane dat het niet geloofde dat het rechtmatig zou zijn om de eigenaar van zijn goederen te beroven. Omdat Nokia niet kon bewijzen dat de goederen naar de EU-markt zouden worden omgeleid, besloot de Douane de goederen vrij te geven. Nokia verzocht om rechterlijke toetsing van die beslissing. In eerste aanleg oordeelde Kitchin J dat de verordening de douane niet het recht gaf noch verplichtte om namaakgoederen in transit vast te houden wanneer er geen bewijs was dat de goederen naar de markt in de lidstaten zouden worden omgeleid: dergelijke goederen waren geen “namaakgoederen” in de zin van van de verordening. In hoger beroep heeft het Hof van Beroep, in het licht van Philips en de uiteenlopende standpunten van de verschillende rechtbanken van de lidstaten, verduidelijkt of het nodig was om over bewijs te beschikken dat de goederen zouden worden omgeleid naar de EU-markt voor Douane om de goederen vast te kunnen houden.
In Nokia werd het HvJ-EU gevraagd of de douane voor het vasthouden van ‘verdachte goederen’ op grond van Verordening 1383/2003 moet beschikken over enig bewijs dat de goederen op de een of andere manier in de EU in de handel zullen worden gebracht, terwijl in Philips werd gevraagd of die overweging in die gevallen waarin de verordening van toepassing was, essentieel was om door de rechter te kunnen beslissen of er al dan niet inbreuk is gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht.
Advocaat-generaal Cruz Villalón heeft op 3 februari 2011 zijn conclusie in deze zaken gegeven, die grotendeels is gevolgd door het HvJ-EU.
Het arrest van het HvJ-EU
Het HvJ-EU is van oordeel dat goederen afkomstig uit derde landen (“niet-communautaire goederen”) in doorvoer door de EU niet kunnen worden beschouwd als inbreukmakend op auteursrechten en model- en merkrechten op dezelfde manier als ware het goederen die onrechtmatig zijn vervaardigd in de lidstaat waar ze op doorreis waren. Het herhaalt dat niet-communautaire goederen die door de EU worden doorgevoerd, louter door het feit dat ze op deze manier zijn geplaatst, geen inbreuk kunnen maken op intellectuele-eigendomsrechten die in de EU van toepassing zijn. Deze rechten kunnen echter worden geschonden wanneer, tijdens hun plaatsing onder de regeling douanevervoer in het douanegebied van de EU, of zelfs vóór hun aankomst in dat gebied, niet-communautaire goederen het voorwerp uitmaken van een handelshandeling gericht op consumenten van de Europese Unie, zoals een verkoop, aanbieding voor verkoop of reclame.
Met bepaalde bewijzen kan een dergelijke inbreuk worden bewezen, waaronder met name het bestaan van een verkoop van goederen aan een klant in de EU, van een verkoopaanbod of reclame gericht aan consumenten in de EU, of van documenten of correspondentie met betrekking tot de goederen in kwestie waaruit blijkt dat wordt overwogen om die goederen naar EU-consumenten te verleggen.
Het arrest van het HvJ-EU heeft dan ook niet tot gevolg dat de nationale rechters worden verplicht een vordering wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in elk geval van doorvoer af te wijzen, maar maakt duidelijk dat zij per geval moeten beslissen met betrekking tot de concrete aanwijzingen die erop kunnen wijzen dat de goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor het land van doorvoer of voor de EU-markt. Het louter abstracte risico dat de goederen „uitlekken” voordat ze het land van bestemming bereiken, louter omdat ze zich fysiek op het grondgebied van de Unie bevinden, waar ze vrij in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om die goederen als inbreukmakend te beschouwen.
Evenzo oordeelde het Hof in de zaak Nokia dat het begrip „namaakgoederen” op grond van de verordening veronderstelt dat de betrokken goederen bestemd zijn voor verkoop in de EU. Goederen in doorvoer die niet voor de EU-markt zijn bestemd, kunnen voor de toepassing van de verordening niet worden beschouwd als ‘namaakgoederen’; daarom vallen dergelijke goederen buiten het toepassingsgebied ervan.
Het Hof benadrukte echter dat het optreden van de douaneautoriteiten op grond van de verordening niet afhankelijk mag worden gesteld van een sluitende, onweerlegbare vaststelling van een inbreuk, maar veeleer van “vermoedens”, d.w.z. een “begin van het bewijs” dat de goederen in kwestie feit inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht.
De douane kan rechtmatig optreden wanneer er aanwijzingen zijn dat een of meer van de bij de vervaardiging, verzending of distributie van de goederen betrokken marktdeelnemers, hoewel zij nog niet zijn begonnen de goederen naar de consumenten in de Europese Unie te sturen, op het punt staan dit te doen of hun commerciële bedoelingen verhullen. Dergelijke aanduidingen kunnen onder meer zijn dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven terwijl de gevraagde schorsingsprocedure een dergelijke verklaring vereist, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de fabrikant of de afzender van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douane of
de ontdekking van documenten of correspondentie met betrekking tot de goederen in kwestie die erop wijzen dat deze goederen kunnen worden misbruikt voor consumenten in de Europese Unie. Een dergelijk vermoeden moet in alle gevallen gebaseerd zijn op de omstandigheden van elk afzonderlijk geval.
Tot slot stelt het Hof vast dat, bij gebrek aan bewijs van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, goederen die onder een schorsende procedure (waaronder onder meer externe doorvoer) in de EU zijn geplaatst, in voorkomend geval in beslag kunnen worden genomen in andere situaties die onder de regeling vallen door het EU-douanewetboek, bijvoorbeeld wanneer de goederen in kwestie een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid.
Conclusie
Volgens het Hof heeft de verordening grensmaatregelen alleen betrekking op de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten kunnen optreden met betrekking tot goederen waarvan kan worden vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, maar voorziet het niet in een verplichting tot een dergelijke inbreuk. Met andere woorden:
• De uitspraak van het HvJ-EU in de Philips- en Nokia-zaken bevestigt dat de douaneautoriteiten van de lidstaten op grond van de verordening grensmaatregelen het recht hebben om goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, te controleren en vast te houden, ongeacht de douanestatus van de goederen, d.w.z. ook in die gevallen waarin de goederen in doorvoer zijn geplaatst, op voorwaarde dat zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze goederen uiteindelijk in het vrije verkeer in de EU zullen worden vrijgegeven.
• De verordening voorziet echter niet in enig criterium om vast te stellen of er sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, en bijvoorbeeld om te bepalen of er sprake is van gebruik van een merk, model of auteursrechtelijk beschermd werk dat verboden kan worden omdat het inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Zodra de douane maatregelen heeft genomen op grond van de verordening, is het aan de nationale rechter om op basis van materieel nationaal recht of EU-wetgeving (anders dan de verordening grensmaatregelen) te beslissen of de goederen, gelet op de douaneregeling waaronder zij circuleren, inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht.
Van namaak is bekend dat er een specifiek risico bestaat dat een levering als transitgoed wordt aangegeven om de vervalsingen in een later stadium binnen het ‘doorvoerland’ te kunnen verkopen. Nu de doctrine van “manufacturing fiction” definitief door het HvJ-EU is verworpen, zal het voor rechthebbenden van groot belang zijn om in toekomstige zaken zoveel mogelijk bewijs te verzamelen voor een geplande distributie van de goederen in het land waar de goederen worden geplaatst onder een opschortende douaneregeling. Inmiddels kent het arrest van het HvJ-EU relatief veel bevoegdheden toe aan de Douane om goederen in transit te blijven vasthouden of de vrijgave ervan op te schorten.
Het valt te betreuren dat het arrest van het HvJ-EU in de zaken Philips en Nokia niet (duidelijk) ingaat op de vraag of houders van intellectuele eigendomsrechten inbreuk kunnen vorderen in het land van doorvoer, dan wel in dat land op zijn minst een verbod kunnen vorderen om het ontstaan van een inbreuk in het land van bestemming, waarbij de distributie van de goederen in het land van bestemming onrechtmatig zou zijn.
Het arrest van het HvJ-EU in de zaken Philips en Nokia – en het feit dat het voorstel voor een nieuwe verordening betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de Europese Commissie op 24 mei 2011 niet bedoeld is om “manufacturing fiction” in de nieuwe verordening op te nemen – pleit , naar onze mening, voor een substantiële hervorming van het huidige systeem van intellectueel eigendomsrecht, dat soepeler zou zijn voor houders van intellectuele-eigendomsrechten en hun rechten correct zou afwegen tegen die van legitieme handelaren en scheepvaartmaatschappijen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de herziening van het EU-merkenstelsel, die momenteel aan de gang is, onder meer gericht is op “verduidelijking van de reikwijdte van merkrechten […] met betrekking tot goederen in verschillende situaties in de hele EU-douane grondgebied’. De Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, gepresenteerd op 15 februari 2011 door het Max Planck Instituut voor Intellectuele Eigendom en Mededingingsrecht, is van mening dat het in doorvoer brengen van ‘namaakgoederen’, zoals gedefinieerd in voetnoot 14(a) bij artikel 51 van TRIPS, moet worden behandeld als een inbreuk onder het nieuwe systeem van Uniemerken. Daartoe zouden de goederen echter zowel op het grondgebied van doorvoer als in het land van bestemming inbreuk moeten maken. Los daarvan zou het principe blijven gelden dat er ook sprake zou zijn van inbreuk als kan worden vastgesteld dat de goederen in de EU of haar lidstaten in het vrije verkeer zullen worden gebracht.
Lees hier de uitspraak van het HvJ-EU. Lees hier het persbericht van het HvJ.